涉外定牌加工行為是否侵犯商標注冊權？通過下面這起鱷魚恤有限公司訴臺山利富服裝有限公司侵害商標權糾紛案件我們來分析下。

案號：(2011)珠中法知民初字第1號，廣東省高級人民法院(2011)粵高法民三終字第467號。

【裁判要旨】

涉外定牌加工指境外注冊商標的權利人委托國內(nèi)加工方生產(chǎn)使用該商標的產(chǎn)品，該產(chǎn)品全部出口到境外而不在中國境內(nèi)銷售的情況。“涉外定牌加工”是否構成侵權要結(jié)合具體案情進行判斷，綜合考慮商品或服務的類別和近似程度、加工方是否盡到合理審查義務、加工的產(chǎn)品是否全部出口交付給境外的委托方、加工方是否有逃避法律責任的情況等因素。

【案情介紹】

原告鱷魚恤公司系香港公司，是我國第246898號“CROCODILE”商標注冊人，該商標核定使用商品為第25類(包括襯衫;褲子;汗衫及其它衣服等商品)，有效期續(xù)展至2016年3月29日。

被告利富公司于1992年8月4日注冊成立，其經(jīng)營范圍包括生產(chǎn)服裝及服裝洗水，產(chǎn)品百分之九十外銷。Yamato公司為依日本國法律在日本設立的公司法人，也是本案被訴侵權商標在日本國的商標權人。2009年1月1日至2010年12月31日期間，Yamato公司授權Kurabo公司尋找工廠生產(chǎn)加工帶有被訴侵權商標的男款襯衫，Kurabo公司遂授權利富公司加工，并提供全部產(chǎn)品原料以及輔料。2010年8月18日，利富公司通過拱北海關隸屬九洲海關申報出口男裝襯衫，目的地：日本。利富公司申報出口的上述男裝襯衫上帶有“Crocodile 鱷魚圖形”組合商標(即被訴侵權商標)，其中文字部分“Crocodile”與鱷魚恤公司主張的“CROCODILE”商標含義相同，但部分英文字母的大小寫不同，字體、色彩也存在一定差異。

鱷魚恤公司認為，被訴侵權商標與鱷魚恤公司“CROCODILE”商標構成相近似，涉嫌侵權，遂于2010年12月23日向一審法院提起訴訟，請求判令利富公司：1、立即停止侵害鱷魚恤公司商標權的行為;2、賠償鱷魚恤公司侵權損失50萬元;3、承擔本案訴訟費用。

廣東省珠海市中級人民法院一審認為：被訴侵權的文字與圖型結(jié)合的商標與鱷魚恤公司主張權利的文字商標雖然在字體、色彩存在一定差異，但完全有可能造成相關公眾的混淆或誤認。被訴侵權商標與鱷魚恤公司第246898號“CROCODILE”注冊商標構成近似。利富公司未經(jīng)鱷魚恤公司許可，在同一種商品上使用了與其注冊商標近似商標并出口被訴侵權商品，侵害了鱷魚恤公司的注冊商標專用權。遂判決：一、利富公司立即停止侵害鱷魚恤公司第246898號“CROCODILE”注冊商標專用權的行為。二、利富公司于判決生效后十日內(nèi)賠償鱷魚恤公司經(jīng)濟損失30萬元。

一審宣判后，利富公司不服向廣東省高級人民法院提起上訴。

廣東省高級人民法院二審認為：利富公司根據(jù)日本國注冊商標權人Yamato公司的委托，在國內(nèi)生產(chǎn)使用該商標的產(chǎn)品，該產(chǎn)品全部銷往國外而不在中國境內(nèi)銷售，屬于涉外定牌加工行為。在司法實踐中不宜將涉外定牌加工行為一概認定為侵權或不侵權，而應區(qū)別案件的具體情況予以處理。就本案而言，首先，鱷魚恤公司主張保護的“CROCODILE”注冊商標，與被訴侵權商標“Crocodile”英文加鱷魚圖形組成的組合商標并不相同。利富公司在接受委托加工時，不易判斷該商標是否對鱷魚恤公司“CROCODILE”注冊商標構成侵權，并無侵害鱷魚恤公司注冊商標的故意。其次，涉案產(chǎn)品并未在中國市場實際銷售，中國國內(nèi)相關公眾不存在對該商品的來源發(fā)生混淆和誤認的客觀基礎，鱷魚恤公司的中國市場份額也不會因此被不正當擠占，其注冊商標的商標識別功能并未受到損害。故利富公司的涉外定牌加工行為沒有侵害鱷魚恤公司的注冊商標專用權。二審法院遂改判：撤銷一審判決，駁回鱷魚恤公司的全部訴訟請求。

【法官評析】

一、以往法院認定“涉外定牌加工”構成侵權的主要理由

2011年以前，我國法院對涉外定牌加工行為一概認定為侵權。如在深圳市中級人民法院2001年審理的“美國耐克國際有限公司訴浙江省嘉興市銀興制衣廠等商標侵權糾紛案”等案件，法院均認定涉外定牌加工方的行為構成侵權，應承擔停止侵權、損害賠償?shù)惹謾嘭熑?。認定定牌加工方構成侵權的理由主要有兩個：一是根據(jù)我國商標法第52條第1款和第2款，未經(jīng)商標權人許可，在同一種商品或者類似商品上使用與其注冊商標相同或者近似的商標的行為和銷售侵犯注冊商標專用權商品的行為屬于侵權行為;二是商標權具有地域性，委托人雖然在其本國享有商標權，但是其商標沒有在中國注冊，因此在中國不享有商標專用權，在中國使用商標即構成對中國注冊商標權的侵犯。這些觀點一度成為法院的主流觀點，本案一審判決也是采納這種觀點。

二、廣東高院依據(jù)商標侵權混淆理論判決本案的現(xiàn)實考量

知識產(chǎn)權問題不僅是法律問題，更涉及國家宏觀經(jīng)濟政策問題。改革開放以來，涉外定牌加工的貿(mào)易方式逐漸在我國興起，中國作為“世界工廠”的狀況不可能在短期內(nèi)根本改變。因此，從促進民族產(chǎn)業(yè)的健康有序發(fā)展著眼，應當重新評估“涉外定牌加工”的法律定位。

商標最重要的功能是識別功能，使消費者通過商標將相同或類似商品或服務的提供者區(qū)分開來。與之相適應的，商標侵權的核心是混淆理論，即在同種商品上使用近似商標、在類似商品上使用相同或近似商標都必須以“可能導致混淆”作為構成直接侵犯商標權的條件。涉外定牌加工是基于境外有權使用商標的人的明確委托，并且受委托定牌加工的商品不在中國境內(nèi)銷售，不可能造成相關公眾的混淆和誤認，因此不構成侵權。依據(jù)《世界貿(mào)易組織知識產(chǎn)權協(xié)定》第16條規(guī)定，除了在相同的商品或服務上使用相同的商標時，可以推定為存在混淆的可能外，在同種商品上使用近似商標、在類似商品上使用相同或近似商標都必須以“可能導致混淆”作為構成直接侵犯商標權的條件。雖然我國商標法未將“可能導致混淆”作為侵權構成要件是一大缺憾，但是最高人民法院通過司法解釋和典型判例還是在一定程度上彌補了這一立法缺陷。如《關于審理商標民事糾紛案件適用法律若干問題的解釋》中，明確以消費者“誤認”或“混淆”作為判斷商標是否“近似”，以及商品是否“類似”的依據(jù)。而最高院的一些判例也指出，侵害注冊商標專用權意義上的商標近似是指混淆性近似，即足以造成市場混淆的近似。

正是考慮到經(jīng)濟發(fā)展的現(xiàn)實需要，以及引入混淆理論是商標法發(fā)展的趨勢，廣東省高級人民法院最終認定，根據(jù)本案的具體情況，被訴侵權的涉外定牌加工行為不可能造成相關公眾的混淆和誤認，因此不構成侵權，這是突破舊有觀念后邁出的一大步。

三、認定“涉外定牌加工”是否構成侵權應考慮的因素

1、商品或服務的類別和近似程度。對于在相同的商品或服務上使用相同的商標時，根據(jù)TRIPS協(xié)議第1款的規(guī)定，應推定有可能產(chǎn)生混淆，可以直接認定侵權成立。而在同種商品上使用不相同商標、在類似商品上使用相同或不相同的商標時，則應當繼續(xù)判斷是否“可能導致混淆”，以確定商標是否構成近似，是否構成侵權。

2、加工方對定牌加工委托方的商標權等相關情況是否盡到合理審查義務。為了杜絕“定牌加工”中仿冒國際品牌，引發(fā)國際糾紛等現(xiàn)象，定牌加工委托方委托定牌加工的商標在注冊國的真實性和有效性，對判斷定牌加工的合法性有重要意義。如果加工方提交了委托方的主體資格證明、注冊商標狀況、委托加工合同等法律文件，可以確定加工方盡到了合理審查義務，主觀上沒有侵權故意。

3、加工的產(chǎn)品是否全部出口交付給境外的委托方，不在中國境內(nèi)進行銷售。注冊商標權人最擔心的就是定牌加工產(chǎn)品并未全部出口，而是在委托加工合同確定的數(shù)額之外，又生產(chǎn)額外數(shù)量產(chǎn)品流入國內(nèi)市場。因此，如果注冊商標權人提供涉外定牌加工方有出口行為之外的其他銷售行為，不能免除其侵權責任。

4、加工方是否有逃避法律責任的情況。在實踐中，有的加工方偽造定牌加工合同;有的委托方和加工方是同一企業(yè)，卻有不同的法人身份;有的委托方為了逃避法律責任，往往注冊為境外企業(yè)，當其侵權行為在我國內(nèi)地被查處時，便把責任全部推給加工方。因此，在審理“涉外定牌加工”案件時要非常審慎，不能一概而論。