正因為“在先使用并具有一定影響”，沒有注冊的引證商標(biāo)才能夠起到區(qū)分商品或服務(wù)來源的作用，其相應(yīng)的權(quán)益才應(yīng)當(dāng)?shù)玫椒傻谋Ｗo。2001年第二次修正的商標(biāo)法第三十一條的規(guī)定，“在先使用并具有一定影響”要件具有獨立的價值，而且是2001年第二次修正的商標(biāo)法第三十一條后半段的基礎(chǔ)構(gòu)成要件。

案情

被異議商標(biāo)(如圖)為第3458324號“卡比利狄CAPPELLETTI及圖” 商標(biāo)，申請人為廣東華茂實業(yè)有限公司(下稱華茂公司)，申請注冊日為2003年2月14日，指定使商品為第20類的家具、床、沙發(fā)、桌子、椅子(座椅)、餐具柜、扶手椅、辦公家具、細木工家具、金屬座椅。法定期限內(nèi)意大利凱貝麗帝有限公司(下稱凱貝麗帝公司)向國家工商行政管理總局商標(biāo)局(下稱商標(biāo)局)提出異議申請，隨后商標(biāo)局裁定駁回凱貝麗帝公司的異議申請。

凱貝麗帝公司不服商標(biāo)局的裁定，向國家工商行政管理總局商標(biāo)評審委員會(下稱商標(biāo)評審委員會)提出復(fù)審申請，主要理由為：引證商標(biāo)“CAPPELLETTI及圖”(如圖)為凱貝麗帝公司所獨創(chuàng)，經(jīng)多年宣傳和使用已具有極高知名度和廣泛影響力;被異議商標(biāo)與引證商標(biāo)近似，系摹仿引證商標(biāo)中特有的圖形，侵犯了凱貝麗帝公司的在先權(quán)利。

凱貝麗帝公司在異議復(fù)審程序中提交的證據(jù)表明：達芬奇家居公司是凱貝麗帝公司在中國的唯一代理商。1999年3月18日，凱貝麗帝公司向位于上海的達芬奇家居公司發(fā)送了發(fā)貨單，該發(fā)貨單上有引證商標(biāo)標(biāo)識及凱貝麗帝公司的名稱。

2011年7月11日，商標(biāo)評審委員會作出商評字[2011]第13492號《關(guān)于第3458324號“卡比利狄CAPPELLETTI及圖” 商標(biāo)異議復(fù)審裁定書》(下稱第13492號裁定)，認(rèn)定：凱貝麗帝公司依據(jù)2001年第二次修正的商標(biāo)法第三十一條的規(guī)定請求不予核準(zhǔn)被異議商標(biāo)注冊，但凱貝麗帝公司并未明確其對“CAPPELLETTI及圖”標(biāo)志享有除商標(biāo)權(quán)以外的其他何種在先權(quán)利，亦未提交相應(yīng)證據(jù)予以證明。另外，凱貝麗帝公司并不足以證明在被異議商標(biāo)申請日前，引證商標(biāo)在中國經(jīng)使用已在相關(guān)公眾中具有一定影響力。因此，凱貝麗帝公司關(guān)于被異議商標(biāo)搶注其知名商標(biāo)及侵犯其在先權(quán)利的理由缺乏證據(jù)支持和法律依據(jù)。綜上，凱貝麗帝公司所提異議復(fù)審理由不成立，依據(jù)2001年第二次修正的商標(biāo)法第三十三條、第三十四條的規(guī)定，商標(biāo)評審委員會據(jù)此裁定：被異議商標(biāo)予以核準(zhǔn)注冊。

凱貝麗帝公司不服第13492號裁定，提起行政訴訟。

判決

一審法院經(jīng)審理認(rèn)為：引證商標(biāo)系圖文商標(biāo)，其中的圖形及文字均為臆造，被異議商標(biāo)雖比引證商標(biāo)多出中文“卡比利狄”，但其圖形部分與英文部分與引證商標(biāo)完全相同。華茂公司并未證明被異議商標(biāo)由其獨立設(shè)計創(chuàng)作，故可以推定其是在知曉引證商標(biāo)的情況下申請注冊了被異議商標(biāo)。引證商標(biāo)已在中國使用，因此可以認(rèn)定華茂公司對被異議商標(biāo)的注冊具有主觀惡意，系對引證商標(biāo)的搶注，違反了2001年第二次修正的商標(biāo)法第三十一條的規(guī)定。第13492號裁定認(rèn)定有誤，應(yīng)當(dāng)依法予以撤銷。一審法院判決：撤銷第13492號裁定;商標(biāo)評審委員會重新作出裁定。

商標(biāo)評審委員會和華茂公司不服，隨后提起上訴。北京市高級人民法院經(jīng)審理認(rèn)為：凱貝麗帝公司提交的證據(jù)，尤其在一審訴訟中補充提交的10余份紙質(zhì)媒體中的廣告，能夠證明凱貝麗帝公司在被異議商標(biāo)申請注冊日前在中國使用過引證商標(biāo)，其影響應(yīng)當(dāng)足以及于家具行業(yè)的相關(guān)經(jīng)營者。華茂公司在知曉引證商標(biāo)在先使用并具有一定影響的情況下仍然搶先注冊與引證商標(biāo)近似的被異議商標(biāo)，違反了2001年第二次修正的商標(biāo)法第三十一條的規(guī)定。據(jù)此，法院二審判決維持一審判決。

評析

該案焦點問題在于被異議商標(biāo)是否構(gòu)成2001年第二次修正的商標(biāo)法第三十一條所規(guī)定的“以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”的情形。而認(rèn)定該問題的關(guān)鍵在于：在認(rèn)定“以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)”時，如何理解“以不正當(dāng)手段搶先注冊”與“已經(jīng)使用并具有一定影響的”的關(guān)系。

2001年第二次修正的商標(biāo)法第三十一條規(guī)定：“申請商標(biāo)注冊不得損害他人現(xiàn)有的在先權(quán)利，也不得以不正當(dāng)手段搶先注冊他人已經(jīng)使用并有一定影響的商標(biāo)。”結(jié)合商標(biāo)法基本原則及各條款之間的關(guān)系，應(yīng)當(dāng)認(rèn)為，在符合下列要件的情況下，可以認(rèn)定訴爭商標(biāo)的注冊違反了2001年第二次修正的商標(biāo)法第三十一條后半段的規(guī)定：第一，在訴爭商標(biāo)申請注冊日前，引證商標(biāo)在中國已經(jīng)使用并具有一定影響;第二，引證商標(biāo)與訴爭商標(biāo)構(gòu)成使用在相同或類似商品上的近似商標(biāo);第三，訴爭商標(biāo)注冊人明知引證商標(biāo)的使用情況，仍然申請注冊訴爭商標(biāo)，主觀上有惡意。

在司法實踐中，認(rèn)定2001年第二次修正的商標(biāo)法第三十一條后半段的構(gòu)成要件之一即引證商標(biāo)應(yīng)當(dāng)具有較高知名度時，應(yīng)當(dāng)注意，雖然引證商標(biāo)并不具有較高知名度，但經(jīng)過使用已經(jīng)具有一定影響，且這種影響的程度足以表明訴爭商標(biāo)的申請注冊具有惡意，即符合了2001年第二次修正的商標(biāo)法第三十一條后半段的構(gòu)成要件。2001年第二次修正的商標(biāo)法第三十一條后半段并不要求引證商標(biāo)具有較高知名度。

在司法實踐中，有觀點認(rèn)為，2001年第二次修正的商標(biāo)法第三十一條后半段的構(gòu)成要件具有緊密內(nèi)在聯(lián)系，引證商標(biāo)的知名度往往是考查訴爭商標(biāo)注冊人惡意的考慮因素之一。這種觀點有一定的道理，但是應(yīng)當(dāng)注意，正因為在先使用并具有一定影響，沒有注冊的引證商標(biāo)才能夠起到區(qū)分商品或服務(wù)來源的作用，其相應(yīng)的權(quán)益才應(yīng)當(dāng)?shù)玫椒傻谋Ｗo。在先使用并具有一定影響的重要性是由商標(biāo)的基本用途決定的。2001年第二次修正的商標(biāo)法第三十一條后半段的基本目的是保護在中國在先使用并具有一定影響的商標(biāo)，并不意圖保護沒有在中國在先使用并具有一定影響的商標(biāo)。“在先使用并具有一定影響”要件具有獨立的價值，而且是2001年第二次修正的商標(biāo)法第三十一條后半段的基礎(chǔ)構(gòu)成要件。是否在先使用并具有一定影響，是認(rèn)定訴爭商標(biāo)是否構(gòu)成以不正當(dāng)手段搶注的基礎(chǔ)和前提。

引證商標(biāo)獨創(chuàng)性程度較高而訴爭商標(biāo)卻與之相同，能夠在一定程度上佐證訴爭商標(biāo)申請人知曉引證商標(biāo)且具有搶注惡意，但并不必然據(jù)此認(rèn)定訴爭商標(biāo)違反了2001年第二次修正的商標(biāo)法第三十一條后半段。如果引證商標(biāo)從未在中國使用并具有一定影響，即使訴爭商標(biāo)與引證商標(biāo)相同，而且這種相同并非各自獨立創(chuàng)作而是復(fù)制的結(jié)果，只是有可能構(gòu)成對在先著作權(quán)的侵犯，并不必然違反2001年第二次修正的商標(biāo)法第三十一條后半段規(guī)定。

該案中，被異議商標(biāo)是否違反2001年第二次修正的商標(biāo)法第三十一條后半段的規(guī)定，關(guān)鍵在于引證商標(biāo)是否在中國在先使用并具有一定影響。該問題主要依據(jù)在案證據(jù)來認(rèn)定。該案中，凱貝麗帝公司提交的證據(jù)，尤其在一審訴訟中補充提交的10余份紙質(zhì)媒體中的廣告，能夠證明凱貝麗帝公司在被異議商標(biāo)申請注冊日前在中國使用過引證商標(biāo)，其影響應(yīng)當(dāng)足以及于家具行業(yè)的相關(guān)經(jīng)營者。華茂公司在引證商標(biāo)在先使用并具有一定影響的情況下仍然搶先注冊與引證商標(biāo)近似的被異議商標(biāo)，違反了2001年第二次修正的商標(biāo)法第三十一條的規(guī)定。第13492號裁定結(jié)論錯誤，應(yīng)當(dāng)予以撤銷。